Markenrecht – Verteidigung und Durchsetzung bei Markenrechtsverletzungen

Markenrechtliche Abmahnung erhalten: Warum sofortiges Handeln entscheidend ist

Eine markenrechtliche Abmahnung ist kein unverbindliches Schreiben, sondern der Auftakt eines rechtlichen Konflikts, der bei falscher Reaktion erhebliche wirtschaftliche Folgen haben kann. Typischerweise enthält die Abmahnung die Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, einen Auskunftsanspruch über Umsätze und Vertriebswege, eine Schadensersatzforderung und in vielen Fällen die Androhung einer einstweiligen Verfügung bei Nichtreaktion.

Der kritischste Punkt ist die strafbewehrte Unterlassungserklärung. Wer eine vorformulierte Erklärung ungeprüft unterschreibt, bindet sich häufig für 30 Jahre und riskiert Vertragsstrafen in Höhe von mehreren Tausend Euro schon bei geringfügigen Verstößen. Gleichzeitig kann das Ignorieren der Abmahnung dazu führen, dass der Abmahnende eine einstweilige Verfügung erwirkt, die noch weitergehende Folgen hat.

Deshalb muss jede markenrechtliche Abmahnung sofort anwaltlich geprüft werden – nicht erst nach Ablauf der gesetzten Frist. In vielen Fällen ist die Abmahnung berechtigt, aber die vorformulierte Unterlassungserklärung zu weit gefasst. In anderen Fällen ist die Abmahnung unberechtigt, weil keine Verwechslungsgefahr besteht, die Marke nicht rechtserhaltend benutzt wird oder der Abmahnende kein prioritätsälteres Recht hat.

Die Kanzlei Hanke.Legal in Singen prüft markenrechtliche Abmahnungen kurzfristig und gibt Ihnen eine belastbare Einschätzung, ob und wie reagiert werden muss.

Wann liegt eine Markenrechtsverletzung vor? Die Voraussetzungen nach §§ 14, 15 MarkenG

Eine Markenrechtsverletzung liegt vor, wenn ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr in einer Weise benutzt wird, die geeignet ist, eine Verwechslungsgefahr mit einer eingetragenen oder anderweitig geschützten Marke hervorzurufen. Die zentralen Vorschriften sind § 14 MarkenG für eingetragene Marken und § 15 MarkenG für geschäftliche Bezeichnungen und Unternehmenskennzeichen.

Die Verwechslungsgefahr wird nach ständiger Rechtsprechung des BGH und des EuGH anhand einer Gesamtbetrachtung beurteilt, die insbesondere drei Faktoren berücksichtigt: die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, für die die Zeichen benutzt werden, und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Zwischen diesen drei Faktoren besteht eine Wechselwirkung: Je stärker die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und je größer die Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit, desto geringer kann die Zeichenähnlichkeit sein, damit gleichwohl Verwechslungsgefahr besteht.

Für die Verteidigungspraxis ist diese Wechselwirkung zentral. Eine Abmahnung, die pauschal auf die Zeichenähnlichkeit abstellt, ohne die Warenähnlichkeit und die Kennzeichnungskraft sauber zu prüfen, kann angreifbar sein. Umgekehrt kann eine auf den ersten Blick geringe Zeichenähnlichkeit bei hoher Warenidentität und starker Kennzeichnungskraft der älteren Marke trotzdem eine Verletzung begründen.

Neben der Verwechslungsgefahr schützt § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bekannte Marken auch gegen eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft oder Wertschätzung, selbst wenn keine Verwechslungsgefahr besteht. Dieser erweiterte Schutz hat in der Praxis erhebliche Bedeutung, insbesondere bei bekannten Marken im Onlinehandel und in der Werbung.

Markenmäßige Benutzung: Nicht jede Verwendung eines Zeichens ist eine Verletzung

Eine Markenrechtsverletzung setzt voraus, dass das beanstandete Zeichen markenmäßig benutzt wird, also als Herkunftshinweis für Waren oder Dienstleistungen. Nicht jede Verwendung eines geschützten Zeichens erfüllt diese Voraussetzung.

In der Praxis ist die Abgrenzung besonders relevant bei der beschreibenden Verwendung eines Begriffs, bei der Verwendung einer Marke zu Vergleichszwecken, bei der Verwendung von Marken in redaktionellen oder informativen Kontexten, beim Weiterverkauf von Originalware (Erschöpfungsgrundsatz nach § 24 MarkenG) und bei der Verwendung eines Zeichens als Unternehmensname, Domain oder Social-Media-Handle.

Der Erschöpfungsgrundsatz nach § 24 MarkenG ist für Händler besonders wichtig: Wenn Originalware vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in der EU in den Verkehr gebracht wurde, kann der Markeninhaber den Weitervertrieb grundsätzlich nicht verbieten. Die Erschöpfung greift allerdings nicht, wenn berechtigte Gründe vorliegen, sich dem weiteren Vertrieb zu widersetzen, etwa bei Veränderung oder Verschlechterung der Ware.

Für die Verteidigung gegen Abmahnungen bedeutet das: Bevor die Frage der Verwechslungsgefahr überhaupt geprüft wird, muss geklärt werden, ob überhaupt eine markenmäßige Benutzung vorliegt. In vielen Fällen scheitert der Anspruch bereits an dieser Vorfrage.

Modifizierte Unterlassungserklärung: Die richtige Reaktion auf eine Abmahnung

Wenn die Abmahnung berechtigt ist, muss eine Unterlassungserklärung abgegeben werden, um die sogenannte Wiederholungsgefahr auszuräumen. Die vom Abmahnenden vorformulierte Erklärung ist aber regelmäßig weiter gefasst, als es die Rechtslage erfordert. Deshalb ist in der anwaltlichen Praxis die modifizierte Unterlassungserklärung das Standardinstrument.

Die Modifikation betrifft typischerweise den Umfang der Unterlassungsverpflichtung, die auf den konkreten Verletzungskern beschränkt wird statt pauschal jede auch nur entfernt ähnliche Benutzung zu erfassen, die Höhe der Vertragsstrafe, die angemessen sein muss und nicht unangemessen hoch ausfallen darf, die Reichweite der Auskunftsverpflichtung, die auf das gesetzlich erforderliche Maß begrenzt wird, und den Verzicht auf Schadensersatz- oder Kostenpauschalen, die in der Abmahnung häufig ohne Rechtsgrundlage gefordert werden.

Eine gut formulierte modifizierte Unterlassungserklärung räumt die Wiederholungsgefahr aus, ohne den Erklärenden über Gebühr zu binden. Gleichzeitig nimmt sie dem Abmahnenden die Grundlage für eine einstweilige Verfügung, weil das Rechtsschutzbedürfnis entfällt, wenn die Wiederholungsgefahr beseitigt ist.

Einstweilige Verfügung im Markenrecht: Wenn Eilschutz erforderlich ist

In markenrechtlichen Streitigkeiten spielt der einstweilige Rechtsschutz nach §§ 935, 940 ZPO eine zentrale Rolle. Der Markeninhaber kann eine einstweilige Verfügung beantragen, um die Verletzung sofort zu stoppen, ohne ein Hauptsacheverfahren abwarten zu müssen.

Voraussetzung ist neben dem Verfügungsanspruch – also der materiellen Markenrechtsverletzung – ein Verfügungsgrund, also die Dringlichkeit. Die Rechtsprechung verlangt, dass der Antrag regelmäßig innerhalb eines Monats nach Kenntnis der Verletzung gestellt wird. Wer zu lange wartet, verliert den Eilrechtsschutz, weil die Gerichte davon ausgehen, dass die Angelegenheit nicht dringlich ist.

Für Anspruchsgegner bedeutet das: Wenn eine einstweilige Verfügung zugestellt wird, muss sofort geprüft werden, ob Widerspruch nach § 924 ZPO eingelegt wird und ob ein Antrag auf Aufhebung wegen veränderter Umstände oder fehlender Dringlichkeit in Betracht kommt.

Für Anspruchsteller bedeutet das: Wenn eine Markenrechtsverletzung festgestellt wird und eine Abmahnung ohne Ergebnis bleibt, muss die einstweilige Verfügung innerhalb der Dringlichkeitsfrist beantragt werden. Andernfalls bleibt nur der langsamere Weg über die Hauptsacheklage.

Schadensersatz bei Markenrechtsverletzung: Die drei Berechnungsmethoden

Der Markeninhaber hat bei einer schuldhaften Markenrechtsverletzung nach § 14 Abs. 6 MarkenG einen Anspruch auf Schadensersatz. Die Rechtsprechung gewährt dem Verletzten dabei die Wahl zwischen drei Berechnungsmethoden.

Die erste Methode ist der konkrete Schaden, also der tatsächlich entstandene und nachweisbare Vermögensverlust einschließlich entgangenen Gewinns. Diese Methode setzt voraus, dass der Verletzte seinen Schaden konkret beziffern und beweisen kann, was in der Praxis häufig schwierig ist.

Die zweite Methode ist die Herausgabe des Verletzergewinns. Der Verletzer muss den Gewinn herausgeben, den er durch die rechtswidrige Markenbenutzung erzielt hat. Diese Methode ist in der Praxis besonders relevant, wenn der Verletzer erhebliche Umsätze mit dem verletzenden Zeichen gemacht hat.

Die dritte Methode ist die Lizenzanalogie. Der Schadensersatz wird anhand der fiktiven Lizenzgebühr berechnet, die ein vernünftiger Lizenzgeber für die Benutzung der Marke verlangt hätte. Diese Methode hat den Vorteil, dass sie weder den konkreten Schaden noch den Verletzergewinn nachweisen muss und deshalb in der Praxis häufig gewählt wird.

Flankiert wird der Schadensersatzanspruch durch den Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG, der den Verletzer verpflichtet, Angaben über Herkunft und Vertriebsweg der verletzenden Waren zu machen. Ohne diese Auskunft lässt sich der Schaden häufig nicht berechnen.

Löschungsverfahren und Nichtbenutzungseinrede: Angriff auf die gegnerische Marke

In der Verteidigung gegen Markenrechtsverletzungsvorwürfe ist die Prüfung der gegnerischen Marke ein zentraler Ansatzpunkt. Nicht jede eingetragene Marke ist unangreifbar.

Die Nichtbenutzungseinrede nach § 25 MarkenG ist eines der wirksamsten Verteidigungsinstrumente. Wenn die gegnerische Marke seit fünf Jahren nach Eintragung nicht rechtserhaltend benutzt worden ist, kann der Anspruchsgegner die Nichtbenutzungseinrede erheben. Der Markeninhaber muss dann nachweisen, dass er die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre ernsthaft für die relevanten Waren oder Dienstleistungen benutzt hat. Gelingt ihm dieser Nachweis nicht, scheitern seine Ansprüche.

Darüber hinaus kann die gegnerische Marke durch Löschungsantrag angegriffen werden, wenn sie von Anfang an nicht eintragungsfähig war – etwa wegen fehlender Unterscheidungskraft oder wegen beschreibenden Charakters – oder wenn sie bösgläubig angemeldet wurde. Löschungsverfahren werden beim DPMA, beim EUIPO oder vor den ordentlichen Gerichten geführt, je nachdem, ob es sich um eine nationale oder eine Unionsmarke handelt.

In der Praxis ist die Kombination aus Nichtbenutzungseinrede und Löschungsantrag häufig die effektivste Verteidigungsstrategie, weil sie den Anspruchsgegner zwingt, nicht nur die Verletzung darzulegen, sondern auch seine eigene Rechtsposition zu belegen.

Markenrecht im Onlinehandel: Amazon, eBay, Google Ads und Social Media

Im digitalen Vertrieb sind markenrechtliche Konflikte besonders häufig und dynamisch. Typische Konstellationen sind die Verwendung fremder Marken in Produktlistings bei Amazon oder eBay, das Buchen fremder Marken als Keywords in Google Ads, die Nutzung geschützter Zeichen in Social-Media-Profilen, Hashtags oder Werbeanzeigen sowie der Vertrieb von Produkten, die ähnliche Bezeichnungen oder Verpackungen verwenden.

Die Rechtsprechung hat für diese Konstellationen differenzierte Maßstäbe entwickelt. Beim Keyword-Advertising hat der EuGH entschieden, dass die Buchung einer fremden Marke als Keyword für sich genommen noch keine Markenverletzung darstellt, sondern erst dann, wenn die Anzeige es dem Durchschnittsverbraucher nicht ermöglicht, zu erkennen, ob das beworbene Produkt vom Markeninhaber oder von einem Dritten stammt. Bei Amazon-Listings kommt es darauf an, ob die Marke in der Angebotsüberschrift, in den Bullet Points oder in der Produktbeschreibung markenmäßig verwendet wird und ob eine Verwechslungsgefahr für den Durchschnittsverbraucher besteht.

Plattformen wie Amazon und eBay betreiben zudem eigene markenrechtliche Beschwerdeverfahren (Brand Registry, VeRI-Programm), über die Markeninhaber die Entfernung verletzender Angebote direkt bei der Plattform beantragen können. Diese Verfahren sind schnell, ersetzen aber nicht die rechtliche Durchsetzung, insbesondere wenn Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz verlangt werden.

Abgrenzung zu Wettbewerbsrecht und Designrecht: Welches Rechtsgebiet greift?

Markenrechtliche Konflikte überschneiden sich in der Praxis häufig mit dem Wettbewerbsrecht nach dem UWG und dem Designrecht nach dem DesignG. Die Abgrenzung ist für die Verteidigungsstrategie relevant, weil die Anspruchsgrundlagen, die Verjährungsfristen und die Rechtsfolgen unterschiedlich ausgestaltet sind.

Wettbewerbsrechtliche Ansprüche nach §§ 3, 4 UWG kommen insbesondere dann in Betracht, wenn die Nachahmung eines Produkts oder einer Verpackung eine vermeidbare Herkunftstäuschung hervorruft oder den Ruf eines Mitbewerbers unangemessen ausnutzt. Der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz setzt keine Markeneintragung voraus und kann deshalb auch dann greifen, wenn kein Markenschutz besteht. Allerdings ist der Schutzumfang in der Regel enger und die Darlegungsanforderungen sind höher.

Designrechtliche Ansprüche schützen die äußere Erscheinungsform eines Erzeugnisses. Wenn es um die Gestaltung eines Produkts oder einer Verpackung geht, kann der Designschutz neben oder statt des Markenschutzes einschlägig sein.

In der anwaltlichen Praxis kommt es häufig darauf an, die richtige Kombination von Anspruchsgrundlagen zu wählen, um den stärksten Schutz zu erreichen und zugleich die Verteidigung auf das sachgerechte Rechtsgebiet zu konzentrieren.

Markenrecht mit Schweizer Bezug: Grenzüberschreitende Konflikte

Bei markenrechtlichen Auseinandersetzungen mit Schweizer Bezug stellen sich zusätzliche Fragen. Der Markenschutz ist territorial begrenzt: Eine deutsche Marke schützt in Deutschland, eine Schweizer Marke in der Schweiz, eine EU-Marke in der EU. Die Schweiz ist nicht Mitglied der EU, sodass eine Unionsmarke in der Schweiz keinen unmittelbaren Schutz entfaltet.

Für Unternehmen im Grenzgebiet Singen, Konstanz und Bodensee bedeutet das: Wer sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz tätig ist, muss prüfen, ob die eigene Kennzeichnung in beiden Rechtsordnungen geschützt ist und ob ein Konflikt möglicherweise in beiden Ländern verfolgt werden muss.

Die internationale Zuständigkeit bei markenrechtlichen Streitigkeiten zwischen Deutschland und der Schweiz richtet sich nach dem Lugano-Übereinkommen. Der Gerichtsstand kann sich am Sitz des Beklagten oder am Ort der Verletzungshandlung ergeben. Bei Internetverletzungen, die in beiden Ländern abrufbar sind, stellen sich zusätzliche Fragen der bestimmungsgemäßen Ausrichtung und der Auswirkung im jeweiligen Territorium.

Die Kanzlei Hanke.Legal berät aufgrund ihres Standorts in Singen an der Schweizer Grenze regelmäßig zu markenrechtlichen Konflikten mit Schweizer Bezug.

Markenrechtliche Verteidigung und Durchsetzung bei Hanke.Legal

Die Kanzlei Hanke.Legal vertritt Mandantinnen und Mandanten in beiden Rollen: als Anspruchsgegner bei markenrechtlichen Abmahnungen und als Anspruchsteller bei der Durchsetzung eigener Markenrechte.

Im Kern unserer Tätigkeit stehen die Prüfung und Abwehr markenrechtlicher Abmahnungen einschließlich der Formulierung modifizierter Unterlassungserklärungen, die Durchsetzung von Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüchen bei Markenrechtsverletzungen, die Verteidigung gegen einstweilige Verfügungen und die Beantragung von Eilrechtsschutz, die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede und die Einleitung von Löschungsverfahren, die Verteidigung und Durchsetzung in markenrechtlichen Konflikten im Onlinehandel sowie die Beratung bei grenzüberschreitenden markenrechtlichen Auseinandersetzungen mit Schweizer Bezug.

Wenn Sie eine markenrechtliche Abmahnung erhalten haben oder wenn Ihre Marke verletzt wird, sollte die Reaktionsfrist nicht verstreichen, ohne dass die Rechtslage geprüft ist. Kontaktieren Sie uns telefonisch, per E-Mail oder über das Kontaktformular – wir geben Ihnen kurzfristig eine belastbare Ersteinschätzung.